关于专利申请的禁止重复授权原则和单一性原则

时间: 2019-12-04 来源: 恒大知识产权 作者: BoBo 点击:
《专利法》基于特定的政策考虑规定了禁止重复授权原则和单一原则。对于禁止重复授权原则可能造成的申请人选择申请发明专利还是申请
       《专利法》基于特定的政策考虑规定了禁止重复授权原则和单一原则。对于禁止重复授权原则可能造成的申请人选择申请发明专利还是申请实用新型专利的困境,《专利法》提供了允许对同样的发明创造同时提出发明和实用新型专利申请的救济方法。对于单一性原则,《专利法》也规定了相应的例外。不符合单一性原则的申请应当进行分案。

 
 
一、禁止重复授权原则及其例外
 
       《专利法》第9条规定:
       同样的发明创造只能授予一项专利权。该规定体现的是禁止重复授权原则,其含义为对同一项发明创造,无论是相同的申请人提出多次申请,还是不同的申请人提出多次申请,都只能授予一项专利权;既不能对同一申请人授予两项或多项专利权,也不能对不同申请人分别授予专利权。禁止重复授权原则既是为了避免因不同申请人对同样的发明创造都享有专利权而引起的权利冲突,也是为了防止通过对同样的发明创造多次申请并分别获得授权而延长专利保护期。


       对于希望就有关产品的技术方案申请专利权的人而言,禁止重复授权原则会导致一个困境。就产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案,可以获得实用新型专利权。但如果其具有突出的实质性特点和显著的进步,则可以获得发明专利权。
 

       根据禁止重复授权原则,申请人不能就该项技术方案既获得发明专利权又获得实用新型专利权。但如果选择申请发明专利权,一方面,《专利法》对发明的创造性要求远高于对实用新型的创造性要求,另一方面,对发明专利申请的审查采取“早期公开,迟延审查”机制,在获得授权之前,包含申请书在内的全部申请文件就要向社会公开,同时发明专利申请还要经过实质审查,耗时也远多于实用新型专利申请。一旦在实质市查审认定该技术方案不符合发明专利的授权条件,申请人不但无法获得发明专利权,而且因技术方案已经公开,也无法将其作为商业秘密予以保护,该技术方案将无偿奉献给社会、可见,申请发明专利存在巨大风险。如果选择申请实用新型专利权,虽然《专利法》对实用新型的创造性要求较低,同时对实用专利申请只进行形式审查,不进行实质审查,因此容易获得授权且耗时也少,但实用新型专利的市场价值通常远低于发明专利的市场价值,且保护期也只有10年。对该项技术方案究竟选择申请发明专利还是申请实用新型专利,对申请人而言,“这是个问题”。
 
 

       2008年修改后的《专利法》第9条
       (规定了禁止重复授权原则的例外)同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。

       据此,对于上文所述情形,申请人就可以在同日就该项技术方案既申请实用新型专利又申请发明专利。只要实用新型专利申请经初步审查没有被发现驳回理由的,申请人就被授予了实用新型专利权,其可以实施该实用新型专利以取得经济利益,并等待发明专利的申请结果。如果发明专利申请最终被驳回,其至少已取得了实用新型专利权。如果国家知识产权局告知其发明专利申请已通过实质审查,并通知其可声明放弃实用新型专利权以换取发明专利权,该发明专利申请人(实用新型专利权人)当然会声明放弃实用新型专利权。这样一来,申请人在申请发明专利还是申请实用新型专利之间进行选择的困境就得到了解决。
 

       《专利法》的上述规定实际上是允许对同样的发明创造先后授予两项专利权(实用新型专利权在先,发明专利权在后),属于禁止重复授权原则的例外。但它要求申请人放弃先获得的实用新型专利权以换取发明专利权,从而防止了就同样的发明创造存在两项有效的专利权。同时,上述规定还要求对发明专利和实用新型专利必须“同日”申请,这就防止了申请人通过先后申请实用新型专利和发明专利来变相延长专利保护期。
 

       最后,上述规定要求“先获得的实用新型专利权尚未终止”,这就意味着如果申请人在等待发明专利申请结果的过程中,通过不缴纳年费或声明放弃专利权而终止其已经获得的实用新型专利权,则相关技术方案就进入公有领域。申请人不能再被授予发明专利权,从而避免损害已合法使用该项技术方案者的正当利益。
 

 
二、单一性原则及其例外
 
       单一性原则又被称为“申请主题单一性原则”,是指一件专利申请应当限于一项发明创造。如果希望就两个或两个以上的发明创造获得专利权,申请人必须提出相应数量的申请,而不能在一件专利申请中提出。规定单一性原则首先是为了便于专利局对申请进行分类审查和对专利文献进行分类检索,其次也是为了避免申请人少缴申请费、审查费和授权后的维持年费。
 

       单一性原则也有例外:如果两个以上的发明创造之间密切相关,以至于将其放在一个专利申请中更便于审查和检索时,《专利法》允许将这些发明创造放在一个专利申请中提出。
 
 

       《专利法》第31条第1款规定
       一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出。
 

       什么是两项以上的发明或实用新型“属于一个总的发明构思”呢?如果其中每一项能够单独获得专利权的发明或实用新型都包含一个相同的技术特征或者彼此对应的技术特征,则这些发明或实用新型就属于一个总的发明构思。
 

       例如,某人发明了一种新的化合物,又发明了一种制备这种新化合物的新方法,于是提出了如下的权利要求:“权利要求1.一种化合物X:权利要求2:一种制备化合物X的方法”。化合物X是两项权利要求共有的技术特征,因此,这两项权利要求各自对应的发明就属于一个总的发明构思,具有单一性。
 

       再如,某人同时发明了一种新型插座和与该插座相配套的新型插头,并提出了两个权利要求“权利要求1:一种插头,其特征为A;权利要求2:一种插座,其特征与A相应”。这两个权利要求包含的技术特征是彼此对应的,插头和插座必须配套使用,因此,这两项发明也属于一个总的发明构思,具有单一性,可以作为一件申请提出。外观设计专利申请的单一性原则也有例外。
 
 

       《专利法》第31条第2款中规定
       一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计,或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上的外观设计,可以作为一件申请提出。例如,茶杯和茶壶是各自具有独立使用价值的产品,对茶杯和茶壶各自作出风格类似的外观。
 

       设计实际上是完成了两项外观设计,本应提出两件申请,但因茶杯和茶壶属于同一类别,而且通过成套出售组合在一起使用,因此,对茶杯和茶壶的外观设计可以作为一件申请提出。再如,申请人对某一产品完成了一项基本设计的同时,又对同一产品以基本设计为基础,完成了相似的设计,申请人就可以将对同一产品的两项以上的外观设计合案,作为一项外观设计专利申请提出。

三、申请的分案
 
       申请的分案是指在专利申请中含有两项以上的发明、实用新型或者外观设计,而申请人将其中一部分发明、实用新型或者外观设计从原先的申请中分割出来,另行提出申请。
 

       分案大多是因为一个申请中包含的两项以上发明、实用新型或者外观设计不符合单一性的要求,为了获得专利权而必须分案申请。申请人也可以主动进行分案。分案之后的申请是独立于原申请之外的另一个申请。因此,即使原申请被撤回、放弃、驳回或者被宣告无效,对分案申请也不会产生任何影响。但分案申请可以享有原申请的申请日,如果原申请享有优先权的,对分案申请可以保留优先权日。

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