江小白商标侵权案适用哪些法律?不及时注册商标有哪些风险

时间: 2020-12-18 来源: 未知 作者: 杨果 点击:
一、案件情况: 12月17日,上海知识产权法院(以下简称上海知产法院)开庭审理原告重庆江小白酒业有限公司(以下简称江小白酒业公司
        一、案件情况:
 
        12月17日,上海知识产权法院(以下简称上海知产法院)开庭审理原告重庆江小白酒业有限公司(以下简称江小白酒业公司)诉被告江小白健康产业(广州)有限公司(以下简称江小白健康公司)、杨某某、上海寒娇文化发展有限公司(以下简称寒娇文化公司)侵害商标权及不正当竞争纠纷案。

        原告江小白酒业公司诉称,其是第10325554号“江小白”注册商标的商标权人。“江小白”品牌创立于2011年底,创立之初就以其独特的拟人化品牌形象、丰富立体的产品概念体系以及创新的营销方式为传统白酒行业打开了消费市场。“江小白”注册商标经过原告多年持续的使用和宣传,在中国境内相关公众中积累了极高的知名度和美誉度,并与原告建立了稳定的唯一对应联系,已在酒商品上达到了驰名商标的知名程度,应当依法予以认定为驰名商标。原告认为,三被告在其生产、销售的面膜、修护液等商品上及相关广告宣传活动中使用了“江小白”商标,侵害了原告享有的驰名商标专用权;被告江小白健康公司在其注册的企业名称中使用“江小白”作为企业字号,并使用该企业名称经营面膜等商品,极易使相关公众误以为其与原告存在许可或关联关系,构成不正当竞争。三被告的上述商标侵权及不正当竞争行为使原告的驰名商标遭到摹仿和淡化,给原告造成了经济损失,故诉至上海知产法院,请求判令三被告立即停止商标侵权、停止使用并变更企业名称、刊登声明消除影响,共同赔偿原告经济损失及合理费用300万元。

        被告江小白健康公司和杨某某辩称,杨某某于2018年7月10日申请注册“江小白”商标,2019年4月7日国家知识产权局公告核准该商标注册,商标注册号为32153557,商标专用权期限为2019年4月7日至2029年4月6日,目前仍是有效状态。核定的商品类别为第10类,包括医疗器械和仪器、理疗设备、医用冷敷贴、奶瓶等。杨某某于2020年4月份将第32153557号“江小白”商标许可给江小白健康公司在“医用冷敷贴”商品上使用。江小白健康公司认为,原告涉案商标不属于驰名商标,被告销售的产品与原告涉案商标涉及的商品不构成类似,不会导致消费者混淆误认,被告在被控侵权产品上使用已核准注册的商标,不具有恶意,其行为不构成侵权;其将拥有的注册商标“江小白”登记为企业字号并经市场监督局核准,不会使公众误认为与原告江小白酒业公司存在特定关系,不构成不正当竞争,故请求法院驳回原告的全部诉讼请求。
被告寒娇文化公司辩称,其仅是协助江小白健康公司做宣传,不应承担侵权责任。庭审中,原被告双方围绕是否存在攀附知名商标的主观恶意、能否认定驰名商标、是否构成商标侵权及不正当竞争以及民事责任承担等争议焦点充分举证、质证并发表了意见。案件将择期宣判。
 
        二、江小白”面膜构成商标侵权吗?
 
        具体法律问题分析

      (仅就商标侵权问题,暂不考虑不正当竞争问题)

        法律适用问题

        本案中,被告对被诉侵权标志亦享有注册商标专用权,这就涉及注册商标之间冲突的法律问题。一般情况下,原告不能以被告的注册商标与其在先的注册商标相同或近似为由提起民事侵权诉讼,而只能向国家知识产权局提起商标无效宣告程序。

        本案中,原告提起民事侵权诉讼的理由是,被告行为侵权了其驰名商标专用权,法律依据应该是《商标法》第五十七条第(七)项“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”,以及第十三条第三款对注册驰名商标特别保护规定“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用”。

      (注,本案中,原告同时有权提起商标无效宣告程序)

        原告第10325554号“江小白”注册商标构成驰名商标吗?

        驰名商标,是指在中国境内为相关公众广为知晓的商标。体现了商标的知名度。驰名商标一个较为复杂、理论性极强的概念。本文简单介绍以三点:

        1.驰名商标的性质

        必须强调的是,驰名商标并不是一种荣誉,它只是一种因商标案件处理需要而认定的案件事实。

        2.认定原则

        认定驰名商标,必须遵循“被动认定、个案认定、按需认定”原则。其中“按需认定”原则较为复杂。

        被动认定,是指驰名商标应当根据当事人的请求进行认定。司法机关、行政机关不能主动认定。

        个案认定,是指同一件商标在本案中被认定为驰名商标,并不能在彼案中当然地认定其为驰名商标。

        按需认定,按需认定主要是解决在什么情况下启动驰名商标认定程序的问题。《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕3号)(以下简称《驰名商标司法解释》)第二条、第三条分别规定了“对所涉商标是否驰名作出认定”和“对所涉商标是否驰名不予审查”的情形,体现的就是“按需认定”原则。

        “按需认定”原则具体包括以下四个方面的含义(尹锋林:《从“好医生”案看驰名商标“按需认定”原则》,载“中国知识产权杂志”微信公众号,2020年10月13日):

        一是驰名商标认定应当是因“处理案件”所需而非当事人所需。在实践中,有的当事人出于宣传目的,希望法院对其商标做出驰名商标认定,对于这种认定目的,司法机关应加以特别注意。

        二是缺乏驰名商标法定要件的情况不作驰名认定。
 
        三是在原告与被告的商品相同或类似情形下不作驰名认定,因为在此种情况下,无论是对于商标确权还是对于商标侵权纠纷,均无必要对是否驰名问题做出认定。

        四是可通过其它途径获得充分救济的情形下不作驰名认定。

        我将“按需认定”原则,归纳为“非必要,不认定”。

        3.认定驰名商标应当考虑的因素

        驰名商标制度,是商标法中的例外规定。一般商标保护,遵循“相同或类似商品”原则;驰名商标是对该原则的突破,所以认定驰名商标这一事实,必须要有足够充分的证据支撑。

        我国商标法第14条规定,驰名商标应当根据当事人的请求,作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素:

      (1)相关公众对该商标的知晓程度;

      (2)该商标使用的持续时间;

      (3)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;

      (4)该商标作为驰名商标受保护的记录;

      (5)该商标驰名的其他因素。

        原告可以从以下方面举证证明“江小白”商标构成驰名商标:

      (1)原告对10325554号 “江小白”商标的宣传推广情况;

      (2)使用10325554号“江小白”商标对应商品的用户数量、市场占有率等情况;

      (3)使用10325554号商标对应产品广告宣传情况及第三方相关广告投放情况;

      (4)媒体报道情况;

      (5)原告参加的公益活动;

      (6)原告及10325554号商标对应产品获奖情况

      (7)10325554号商标作为驰名商标保护的记录

      (三)假设构成驰名商标,第10325554号“江小白”商标保护范围如何确定?

        保护范围,一般商标保护的范围限于“相同或类似商品”;而驰名商标保护范围突破了“相同或类似商品”,可以实现跨类保护。

        以“五粮液”商标(假设仅仅注册在酒类商品)为例,两种情况:

        在某个案件中,“五粮液”没有被认定为驰名商标,那么其保护范围仅限于酒类商品、以及饮料等类似商品。他人在服饰类等商品上使用“五粮液”标志,并不构成商标侵权。

        在某个案件中,“五粮液”被认定为驰名商标,那么其保护范围就不限于酒类商品、以及饮料等类似商品。他人在不相类似的服饰等商品上使用“五粮液”标志,也可能构成商标侵权。

        关于驰名商标的保护范围,有两点需要注意:

        1.跨类保护,并不等于全类保护。跨类保护,并不等于在所有的商品上都对该驰名商标上进行保护

        至于能跨到哪一类,需要根据具体案情判断。

        以“五粮液”商标(假设仅仅注册在酒类商品)为例。

        张三在服饰类商品上使用“五粮液”标志,“五粮液”商标权人以张三侵犯其商标权为由诉至法院,经请求,法院在该案件中认定“五粮液”商标为驰名商标。

        那么“五粮液”的保护范围能否延伸至服饰类商品呢?

        如果张三在饭店、餐厅、旅馆等商品(服务)上使用“五粮液”标志,那么“五粮液”的保护范围能延伸至饭店、餐厅、旅馆等商品(服务)吗?

        或者能延伸至其他商品吗?如影视娱乐、交通出行、电子商品吗?

        在具体案件中,如何判断驰名商标的保护范围,人民法院应当结合案情、证据从以下几个方面综合考量:

      (1)该驰名商标的显著程度

        这里面涉及商标法中一个核心概念“显著性”。商标的显著性不仅决定商标申请是否被核准注册,也影响注册商标的保护范围。不具有固有显著性的商标,即使通过使用获得显著性并被核准注册,也会因其先天不足,影响其保护范围、保护力度。

      (2)该驰名商标在使用被诉商标的商品的相关公众中的知晓程度

        即该商标的知名度。“五粮液”商标的保护范围能否延伸至香烟类商品,法院会考虑“五粮液”商标在香烟商品的消费者、经营者等相关公众中的知晓程度。能否延伸至母婴类商品,法院会考虑“五粮液”商标在母婴类商品的消费者、经营者等相关公众的知晓程度。

      (3)使用驰名商标的商品与使用被诉商标的商品之间的关联程度。

        商品之间的关联程度一般从商品的生产方式、销售渠道、消费群体等要素进行考量。如酒类商品和餐饮服务关联较紧密;与母婴类商品关联程度较低。

      (4)其他相关因素。

      (《驰名商标司法解释》第十条)

        2.驰名商标之间的驰名程度是高低不同的,其保护范围也是不同的。驰名商标的保护范围,与商标的驰名程度相适应。

      《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(法发〔2010〕12号)第11条规定:

        对于已经在中国注册的驰名商标,在不相类似商品上确定其保护范围时,要注意与其驰名程度相适应。对于社会公众广为知晓的已经在中国注册的驰名商标,在不相类似商品上确定其保护范围时,要给予与其驰名程度相适应的较宽范围的保护。

        本案中原告第10325554号“江小白”商标的保护范围能否延伸至“面膜、修护液”等产品上,原告应当从以下方面论证:

      (1)第10325554号“江小白”商标的显著程度

      (2)第10325554号“江小白”商标在使用“面膜、修护液”等产品的相关公众中的知晓程度

      (3)使用第10325554号“江小白”商标的商品(果酒)与使用被诉商标的商品(面膜、修护液)之间的关联程度。
 
        大企业如果不注册商标会有哪些风险

        1、不受法律保护

      《商标法》第三条规定:“经商标局核准注册的商标为注册商标,包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标;商标注册人享有商标专用权,受法律保护。”

        所以说,企业使用未注册商标的最大风险就是商标无法获得相关法律的保护。企业对该商标不享有商标专用权,其他企业也能使用该商标。

        举个例子:A企业生产的"大地"牌拖拉机物美价廉,很受消费者欢迎。但A企业没有注册"大地"商标,其他厂家就纷纷在自己生产的拖拉机上打上了"大地"字样出售,从而损害了A企业的利益。

        2、容易遭到他人抢注

        我国《商标法》规定,商标专用权只能通过商标注册取得,采用申请在先原则,即谁先申请注册,谁就拥有该商标的专用权。

        如果企业使用的是未注册的商标,一旦商标被他人成功抢注,企业可能就无法再继续使用该商标,之前花费在宣传该商标的人力、物力、财力都将付诸东流。

        3、容易侵犯他人的商标专用权

        使用未注册商标,容易侵犯他人的商标专用权。企业使用的未注册商标若与他人在先注册的商标相同或近似,则有可能侵犯了该企业的商标专用权,从而引发商标纠纷,甚至会让双方对薄公堂。若最终认定企业确实侵犯了他人的商标专用权,还可能会赔偿他人的经济损失。

        4、商标无法成为企业的无形资产

        无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在知识产权领域,无形资产包括专利权和商标权。

        我国的《商标法》规定只有成功注册的商标才受到法律保护,才能形成商标权。如果企业使用的是未注册的商标,该商标将无法受到法律保护,也就无法形成商标权,也就无法成为企业的无形资产。
 
        纵观此案,如果江小白公司将“江小白”进行一个全类目的商标注册,提前进行保护,也就可以免除商标被侵权的风险了,毕竟商标注册的成本远低于商标诉讼的成本,还可以保护自己辛辛苦苦打造出的知名度,切实保护自己的利益。减少他人主观侵权的概率。如果您对本案相关问题有不理解的地方,可以与深圳市恒大知识产权服务有限公司商标顾问进行沟通咨询。尽早尽快的保护自己的商标,维护自己的利益是值得考虑的问题。
 
                                                          

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